權(quán)利人向涉嫌侵權(quán)經(jīng)營主體發(fā)送商標(biāo)侵權(quán)警告函，是協(xié)商解決商標(biāo)糾紛的重要途徑和環(huán)節(jié)，也是權(quán)利人行使商標(biāo)權(quán)的應(yīng)有之義。但是，如果為謀求市場競爭優(yōu)勢或者破壞競爭對手的競爭優(yōu)勢，以不正當(dāng)方式濫用商標(biāo)侵權(quán)警告函，損害競爭對手合法權(quán)益，則可能構(gòu)成商業(yè)詆毀或其他不正當(dāng)競爭行為。北京一家時裝公司與男裝品牌“杰尼亞 ZEGNA”的權(quán)利人便圍繞著數(shù)封警告函產(chǎn)生了糾葛。

　　近日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院支持了康恩泰有限公司（下稱康恩泰公司）的上訴請求，判定其向北京捷利尼亞時裝有限公司（下稱捷利尼亞公司）發(fā)送商標(biāo)侵權(quán)警告函時披露了較為充分的涉嫌商標(biāo)侵權(quán)信息，對其內(nèi)容真實性盡到了必要的謹(jǐn)慎注意義務(wù)，而且并未不適當(dāng)擴大發(fā)送對象或采取不適當(dāng)發(fā)送方式，主觀上亦不具有詆毀捷利尼亞公司商譽的故意，結(jié)果上并未損害其商業(yè)信譽或商品聲譽，系正當(dāng)?shù)木S權(quán)行為，并未違反誠實信用原則和商業(yè)道德。

　　是否正當(dāng)各執(zhí)一詞

　　捷利尼亞公司與北京鑫海韻通百貨有限公司、北京國泰平安百貨有限公司等簽訂了相關(guān)協(xié)議，在后者經(jīng)營的百貨商場中開設(shè)專營店鋪進(jìn)行銷售。2020年7月與2021年4月，康恩泰公司先后向相關(guān)百貨公司發(fā)送《關(guān)于：ZELINIA店鋪的違法行為》與《關(guān)于：ZELINIA店鋪》函件，稱捷利尼亞公司持有的“ZELINIA及圖”商標(biāo)系對康恩泰公司“ZEGNA”商標(biāo)的摹仿，易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，損害康恩泰公司的利益，捷利尼亞公司存在侵犯康恩泰公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，要求采取措施制止侵權(quán)行為。

　　捷利尼亞公司主張，該公司“ZELINIA及圖”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）是合法注冊的，商標(biāo)狀態(tài)穩(wěn)定，不存在侵犯康恩泰公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，康恩泰公司發(fā)送的上述函件中存在誤導(dǎo)性信息及虛假內(nèi)容，對其構(gòu)成商業(yè)詆毀。據(jù)此，捷利尼亞公司向法院提起民事訴訟，請求法院判令康恩泰公司發(fā)送書面聲明以消除影響，并賠償經(jīng)濟損失及合理支出。

　　康恩泰公司辯稱，該公司是意大利男裝品牌“杰尼亞”的權(quán)利人，在服裝、服裝制作等多個類別的商品和服務(wù)上擁有“ZEGNA”商標(biāo)，捷利尼亞公司與其同屬服裝行業(yè)，均從事服裝類的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，對其“杰尼亞”品牌理應(yīng)知曉并予以避讓，卻仍申請并使用“ZELINIA及圖”等近似商標(biāo)。針對捷利尼亞公司侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，其有權(quán)予以制止。因此，其發(fā)送侵權(quán)警告函的行為并無不當(dāng)。

　　北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，康恩泰公司如果對捷利尼亞公司的注冊商標(biāo)有異議應(yīng)向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決，且尚未有司法機關(guān)對于捷利尼亞公司的行為作出商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，涉案警告函中稱捷利尼亞公司存在侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為顯屬虛假。同時，截至康恩泰公司發(fā)出涉案警告函時，捷利尼亞公司的“ZELINIA及圖”商標(biāo)在服裝等商品上是有效維持的狀態(tài)，亦沒有任何司法機關(guān)對于捷利尼亞公司的相關(guān)商標(biāo)使用行為作出侵權(quán)認(rèn)定，康恩泰公司在涉案警告函中的相關(guān)表述不符合客觀事實，且極易誤導(dǎo)捷利尼亞公司的合作方，使其認(rèn)為捷利尼亞公司系惡意注冊相關(guān)商標(biāo)，對捷利尼亞公司的商譽造成損害。

　　綜上，法院認(rèn)為康恩泰公司發(fā)送的涉案警告函中相關(guān)內(nèi)容構(gòu)成虛假信息或誤導(dǎo)性信息，康恩泰公司通過向捷利尼亞公司的合作方發(fā)函編造、傳播上述虛假信息及誤導(dǎo)性信息，損害競爭對手捷利尼亞公司的商業(yè)信譽，該行為構(gòu)成商業(yè)詆毀，應(yīng)承擔(dān)消除影響、賠償經(jīng)濟損失的民事責(zé)任。

　　康恩泰公司不服一審判決，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

　　如何適用引發(fā)關(guān)注

　　北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，康恩泰公司在相關(guān)商標(biāo)行政程序尚未完結(jié)、無法提起商標(biāo)侵權(quán)之訴的情況下，依據(jù)合法享有的商標(biāo)權(quán)及商標(biāo)行政程序的結(jié)果，通過向涉嫌商標(biāo)侵權(quán)的特定銷售商發(fā)函進(jìn)行侵權(quán)警告的方式提前進(jìn)行維權(quán)，且相關(guān)表述較為準(zhǔn)確地披露了涉嫌侵權(quán)的信息，相關(guān)事實判斷具有合理的邏輯推理和事實基礎(chǔ)，不包含虛假或誤導(dǎo)性內(nèi)容，符合商業(yè)慣例，可以認(rèn)定其目的是出于行使權(quán)利和維護(hù)自身合法權(quán)益，而非損害捷利尼亞公司的商業(yè)信譽或商品聲譽。涉案警告函的相關(guān)內(nèi)容亦未使發(fā)函對象產(chǎn)生捷利尼亞公司已經(jīng)確定無疑構(gòu)成侵權(quán)的理解和認(rèn)知，從而對捷利尼亞公司的商業(yè)信譽和商品聲譽作出負(fù)面評價。綜上，法院認(rèn)為康恩泰公司系正當(dāng)?shù)木S權(quán)行為，據(jù)此撤銷一審判決，駁回了捷利尼亞公司的訴訟請求。

　　“在知識產(chǎn)權(quán)糾紛中，權(quán)利人發(fā)現(xiàn)市場中存在涉嫌侵權(quán)的商品或服務(wù)，及時向相關(guān)主體發(fā)函進(jìn)行侵權(quán)警告，是一種常見的維權(quán)方式，既能宣示權(quán)利，也可制止侵權(quán)?！北本┳烤暵蓭熓聞?wù)所合伙人、律師孫志峰表示，考慮到競爭對手的合作方可能對于涉嫌侵權(quán)問題的判斷能力相對較弱、更易受到侵權(quán)警告影響等實際情況，向涉嫌侵權(quán)的競爭對手的合作方發(fā)函進(jìn)行侵權(quán)警告在注意義務(wù)上有更高要求。同時，權(quán)利人發(fā)函進(jìn)行侵權(quán)警告應(yīng)當(dāng)具有事實依據(jù)、履行謹(jǐn)慎注意義務(wù)，充分披露據(jù)以判斷涉嫌構(gòu)成侵權(quán)的必要信息，避免不當(dāng)損害他人的商業(yè)信譽。

　　“從該案可以看出，關(guān)于發(fā)函進(jìn)行商標(biāo)侵權(quán)警告的內(nèi)容，權(quán)利人所依據(jù)的涉嫌商標(biāo)侵權(quán)事實應(yīng)當(dāng)具有較高程度的確定性，但又不能對其確定性程度要求過高和過分，否則會妨礙侵權(quán)警告制度的正常效用，有悖此類制度的初衷?！睂O志峰表示，由于發(fā)函進(jìn)行侵權(quán)警告是權(quán)利人謀求解決商標(biāo)侵權(quán)爭議的單方意愿，而且由于商標(biāo)權(quán)本身在效力上的相對不確定性及侵權(quán)判斷的專業(yè)性，不能苛求侵權(quán)警告的內(nèi)容完全確定和毫無疑義，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況分析侵權(quán)警告的內(nèi)容是否屬于虛假信息或誤導(dǎo)性信息。

　　“商標(biāo)權(quán)可以分為專用權(quán)與排他權(quán)，專用權(quán)涉及權(quán)利人如何使用實施及使用實施范圍的問題，排他權(quán)涉及權(quán)利人權(quán)利邊界和范圍，即可以阻止他人使用或?qū)嵤┑姆秶瓦吔鐔栴}。排他權(quán)邊界的判斷依賴于客觀證據(jù)及主觀評價標(biāo)準(zhǔn)，其本身的判斷需要有較強的專業(yè)水平，甚至在不同場景、不同證據(jù)、不同因素影響下會產(chǎn)生不同的結(jié)論?！睂O志峰指出，專業(yè)能力較強或具備專業(yè)資質(zhì)的主體，其注意義務(wù)要明顯高于一般經(jīng)營主體，律師作為專業(yè)的法律服務(wù)主體，對于事實的客觀陳述及表述的嚴(yán)謹(jǐn)性應(yīng)當(dāng)更加注意，如果一味按照客戶要求進(jìn)行誤導(dǎo)陳述甚至虛構(gòu)事實，則侵權(quán)警告的內(nèi)容有較大可能會被認(rèn)定構(gòu)成商業(yè)詆毀。

文章來源： 中國知識產(chǎn)權(quán)報/中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)